跨境电商必须要知道的应对美国商标侵权的方法!

一、商标被抢注的成因

首先，需要明确的是商标的保护具有地域性。一般情况下美国商标注册只在该美国受到保护。商标的这种特性就造成了在持有人不知情的情况下美国商标抢注国内企业商标的尴尬境地。

我国和美国的商标保护制度不同。我国采取注册在先的原则，即不论谁先使用，商标的专用权归属于依法首先申请注册并获准的申请人。这种原则牺牲了一定程度的公平，但是却促使申请人积极申请注册商标，提升了商标保护意识。美国采取使用在先使用的原则，美国商标法认为，商标是商业买卖中用来识别货物或服务来源的，其目的在于防止顾客对货物或服务来源的混淆，以保护买方和卖方双方的利益。没有商业买卖，商标就没有存在的意义。因此，商标权基于在商业活动的在先实际使用而获取。

美国商标注册申请有两种类别：一是注册已经使用的商标，这种方式需要提供使用证明，二是注册有意愿使用的商标，这种方式只需要在注册成功之后六个月内（可申请延期5次，共30个月）提供使用证明即可。对于一些想抢注非美国本土商标的人，在商标还未投入使用之前就可以“提前”注册的规定给了他们可乘之机。

二、国内商标被美国商标抢注的解决方法

1、出资购买

通过和解的方式支付一定的费用后把商标要回来。西门子公司在德国抢注海信的商标最终就是以这种方式处理的。

2、利用政府、媒体、行业协会的力量

在当今的国际商业活动中，行政性质的政府、组织虽不直接参与其中，但是往往在关键时刻扮演了重要的角色。它们在双方的谈判协商过程中发挥作用，给企业提供强大的后援支持。

在西门子抢注海信商标案中，海信就及时向商务部和中国家用电器协会寻求

援助。随后，欧盟驻华机构和中国家用电器协会也介入此事。

3、提起商标异议或者诉讼

企业可以向商标审理及复议委员会(Trademark Trial And Apeal Borad) 提出对抢注者尚未取得注册的商标的异议或者申请撤销其已经获得注册的商标。

企业也可以向美国当地法院提起诉讼，通过诉讼手段拿回被抢注的商标。

对于传闻的国外律师费用高，花费一般在六位数的说法，易律涉外知识产权提醒国内的企业，那些宣传费用高昂的，大部分是没有自雇的美国律师，他们与国外律师只是合作关系了，收费方面他们无法控制，再加上国内的代理机构处于中介地位，也要赚取中介费，才导致费用高昂。易律涉外知识产权在美国聘用了专职的知识产权律师，在处理效率和收费方面远低于行业收费的平均水平。

注：不管是采用提起异议或提起诉讼的方式维权，在平时的经营中一定要注意保全实际使用的证据，以证明自己在实际的美国商业活动中在先使用了商标。这一点非常重要，我们在平时代表客户处理美国商标、专利纠纷时经常遇到客户无法提供使用正经的情况。

4、更换商标

如果企业的商标被抢注，在谈判、异议、诉讼的情况下均不能取回商标或者取回商标所花费时间、金钱巨大，可以考虑更换商标，打入外国市场。更换商标省去了高额的诉讼费、异议申请费以及谈判费用，且相较起来申请商标的价格十分低廉。在商标形成一定市场影响力之前，更换商标不失为一个“断尾求生”的好办法。例如联想在进军国际市场的时候发现“Legend”的商标被很多国家抢注，在深思熟虑执行其主动将商标“Legend”更换成“Lenovo”，并大获成功。

5、驰名商标的问题

我国和美国均是《巴黎公约》的成员国，《巴黎公约》第6条之2规定:凡系被成员国认定为驰名商标的，不论在请求保护的成员国注册与否，应禁止其他人抢先注册和禁止他人使用。世界贸易组织的《知识产权协议（TRIPS协定）》第16条对《巴黎公约》上述条款进行了补充: 在确定一个商标是否为知名商标时，各成员方应考虑到有关部分的公众对该商标的了解，包括由于该商标的推行而在有关成员方得到的了解。

在美国的法律实践中，对于什么构成驰名商标并没有一个详细的规定，而根据司法判例来看，美国法律对于驰名商标的认定比较严苛，通常来说只有像可口可乐、Google这样的商标才构成驰名商标。

三、如何防范商标在美国被抢注

1、加强商标检测

关注美国商标申请公告，或者委托专业商标代理机构进行海外市场实时监控，监测商标申请动向，看是否有人申请或注册相同或相似的商标以及搜集侵权信息，而得以及时应对商标抢注情况。否则当发现商标被抢注之后再维权，就会处于一个被动状态。

2、尽早注册商标

目前我国企业商标域外注册意识还比较淡薄，往往企业在经营之初并没有规划域外业务，也没有申请域外注册商标，而当企业想要进军域外市场的时候却发现商标早已被他人注册。此时悔之晚矣，想要取回商标需要付出巨大的时间精力代价。

3、防御性注册

商标保护有类别之分，可在与该商标类似或非类似商品类别上分别进行防御注册，做好商标布局，以免受到侵害。

易律涉外知识产权(微信：13917219966)，专注境外商标和专利法律服务十余年，在美国加州设有办事处，负责美国和欧洲的知识产权法律事务。如果你遇到美国商标和美国专利问题不知道如何解决，欢迎联系易律涉外知识产权律师团队，获取更有针对性的建议。